研發外包中不可忽略的知識產權問題

　　在當今全球市場中，越來越多的技術驅動型公司都將研發外包，以作為其商業運作的關鍵部分，這個現象在美國尤為突出。一些行業（如制藥行業和生物技術行業），甚至開始思考將技術外包作為其21世紀商業計劃關鍵組成部分的可行性。

　　中國處于這種外包趨勢的中心。中國受過高等教育的專業人才以及有利于經營的環境，吸引著大批公司來中國進行重大研發活動的投資。這些公司中，不乏來自美國和歐洲的公司。以上海市張江高科技園區的“制藥硅谷”為例，來自世界各大制藥和生物技術領域的公司，如葛蘭素史克、阿斯利康、羅氏和輝瑞都在這里設立了辦事處和研發機構。在“制藥硅谷”中，也有許多協議建立的研究組織，如無錫應用技術和尚華醫藥也設立了其辦事處和實驗室。本文將重點介紹在研發外包關系中，中國企業所涉及的知識產權問題。

　　研發外包關系通常以兩種模式呈現：企業受制模式或合伙開發模式。在企業受制模式中，委托公司通常希望與外包公司建立長期關系，因而投入大量資源以確保這種關系的穩定。這種情況下，委托公司希望對由此產生的任何技術或其他資產擁有更大的控制權。許多時候，此類控制最終轉化為對外包公司的收購或在外包公司所在地設立研發子公司。

　　在合伙開發模式中，委托公司通常期望借助外包公司專業人員獨有的一些專業知識或技能，但他們往往把臨散任務交給外包公司。外包公司仍然是獨立的實體，依據特定的外包關系，對技術和其他資產保留著控制權。

　　在中國提出的首次申請

　　從早期協商到設立合同，從持續此種關系到合同終止，知識產權可能存在于外包關系的所有階段。對于中國專利申請，在中國完成的發明創造，在中國境外提交任何專利申請之前，都應首先向中國國家知識產權局提交專利申請，或提出保密審查請求并得到中國國家知識產權局的批準，以避免喪失中國境內的專利權。

　　如果未能從中國國家知識產權局獲得保密審查，而在中國境外對在中國完成的發明提交了專利申請，那之后獲得的中國專利權可能會被認定為無效。當發明人是在美國工作的中國公民時，申請人應當取得美國的許可，然后在中國提交專利申請。對于在中國完成的發明創造，一些公司在中國通過《專利合作條約》（PCT）的途徑提交專利申請，然后將PCT專利申請進入到美國國家階段。

　　出口管制審查

　　研發外包關系通常涉及委托公司向外包公司轉讓一些技術。當委托公司所在地為美國時，不論是國際武器貿易條例或出口管理條例，都將適用美國政府對技術出口的管制規定。通常情況下，美國出口管制審查是依據可適用條例進行審核，以確定該領域的外包技術是否需要許可。同樣，中國也有出口管制規定，認真了解中國出口管制規定，并遵守中國出口管制相關條例，對于外包關系的成功建立是十分重要的。

　　未來知識產權所有權

　　所有權本質上依賴于委托公司和外包公司之間共有的關系。在企業受制模式中，委托公司通常享有更大的控制權，并且憑借該控制權，享有未來任何知識產權的所有權。在合伙開發模式中，外包公司仍然是獨立的實體，依據外包關系的特殊性，未來知識產權所有權的歸屬具有不確定性。

　　“背景”和“前景”知識產權的許可

　　“背景”知識產權包括參與公司在締結該關系前已經獲得的權利，“前景”知識產權則重點包括外包任務之后所產生的未來權利。由于外包關系主要針對于研發，因此，在確立外包關系時，需要在外包關系協議中考慮并明確“背景”和“前景”知識產權的處理。

　　在大多數外包關系中，不論是委托公司還是外包公司所擁有的“背景”知識產權，都有可能在研發中發揮作用。外包公司可能希望擁有一些“背景”知識產權，以便更好地完成外包任務。為了避免沖突，委托公司應明確將什么樣的知識產權許可給外包公司，以及被許可知識產權的使用期限、限制等。對于未來技術開發產生的知識產權，委托公司應明確如何與外包公司之間進行權利分配。

　　終止過渡計劃

　　終止外包關系是不可避免的，無論是最終成功地完成了外包任務，還是由于不可調和的矛盾而提前終止，外包合同都應考慮技術的未來使用問題，尤其是對“背景”或“前景”知識產權的持續擁有。為了避免延誤專利申請，當事人應當重點關注外包關系終止后專利申請的提交問題。

　　總之，中國公司同全球其他公司之間的外包研發關系將日益密切，知識產權將是影響外包研發關系是否成功的關鍵因素之一，在關系建立的最初階段解決好知識產權問題，將有助于避免日后的沖突。（知識產權報　作者　理查德 <Richard B.Racine>）

12-10-26

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