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專家:新修改的美國專利法利于中國企業在美維權
新修改的美國專利法重新定義現有技術范圍，設立授權后重審程序和雙方重審程序
——中國企業便于在美發起專利挑戰
在最近一次美國專利法修改中，涉及專利無效的內容是變動較大的部分，也是公眾廣為關注的焦點之一。重新定義現有技術的范圍，取消了雙方再審(Inter Partes Reexamination)程序，設立了授權后重審(Post-Grant Review，簡稱PGR)程序和雙方重審(Inter Partes Review，簡稱IPR)程序，這些都將對企業產生重大影響。對此，專家指出，新修改的美國專利法，擴大了專利無效的依據，拓寬了無效專利的渠道，有利于中國企業在美國挑戰專利的有效性。
擴大專利無效依據
利于發起專利挑戰
“ 在專利權無效的實踐中，應用最廣泛的請求宣告專利無效的依據，就是挑戰專利的新穎性(《美國專利法》第102條)和非顯而易見性(《美國專利法》第103條)，也就是利用現有技術攻擊專利的有效性。在最近一次美國專利法修改中，雖然對什么是新穎性和非顯而易見性未作修改，但卻擴大了現有技術的范圍。這一變動，擴大了專利無效的依據，今后在美國挑戰專利將變得更容易。”美國飛翰律師事務所合伙人陳維國律師告訴中國知識產權報記者。
據陳維國介紹，在最近一次美國專利法修改中，現有技術范圍的變化，主要體現在時間、地域、語言3個方面。
在時間上，新專利法對判斷現有技術的決定日期做了修改。在舊專利法中，判斷現有技術的決定日期有兩個：根據102(a)，決定日期是發明日。發明人可以用宣誓、證言等方式，證明自己的發明日比現有技術的公開日早，從而挫敗別人對自己的發明專利性的攻擊。根據102(b)，決定日期是申請日(或優先權日)一年以前的日期， 即在申請日(或優先權日)一年以前公開的都是絕對的現有技術。即使發明日比現有技術的公開日早，現有技術的公開日如果是申請日一年以前，當事人仍可用該現有技術挑戰專利有效性。
而在新專利法中，102(a)取消了關于先發明的規定，定義了有效申請日即申請日或優先權日，在有效申請日前公開的或是提交的專利申請，都可以是現有技術。102(b)則做了一些不喪失新穎性的例外情形的規定，這些規定體現出新專利法仍保留了舊專利法先發明制的一些特質。
在地域上，新專利法擴大了現有技術的范圍，把相對新穎性變成了絕對新穎性。根據舊專利法，世界范圍內以專利、公開出版物形式公開，以及美國境內公開使用、銷售或者其他方式為人所知的技術均構成現有技術。而新專利法則徹底取消了地域限制，規定世界范圍內以專利、公開出版物、公開使用、銷售或者其他方式為人所知的技術均構成現有技術。
在語言上，新專利法對其他國家現有專利申請的語言要求做了修改。根據舊專利法，一個來自美國以外國家的專利申請，如果它的PCT(《專利合作條約》)專利申請公開是英文，它作為現有文獻的日期是PCT專利申請的申請日；如果PCT公開不是英文，它作為現有文獻的日期是PCT專利申請或美國專利申請的公開日期。新專利法第102條(d)消除了這一語言上的限制，規定一項申請，作為現有文獻的日期，是最早申請日期，而不論是在美國以外的任何地區，或者以任何語言提交。
“新專利法的這些規定，從時間，地域和語言上，都擴大了現有技術的范圍。這就使得以現有技術為依據無效專利變得更容易。”陳維國表示。
美國歐夏梁知識產權律師事務所合伙人梁子樵則從專利申請的角度，對現有技術范圍的變化給中國企業帶來的影響進行了解讀。他告訴中國知識產權報記者，由于現有技術的范圍取消了地域的區分，中國企業如果想在美國申請專利，就一定要盡早，因為在國內的任何買賣交易，都可能構成現有技術，就有可能破壞新穎性，進而成為自己專利性的障礙。另外，新專利法修改后，即使是以中文撰寫的中國專利申請案，在美國也會成為現有文獻，這對于中國企業來說，是個利好條件，因為以前，國外的專利申請案對美國的專利構不成威脅。而現在，這些專利申請，都可能成為挑戰美國專利有效性的依據。
修改專利無效程序
拓寬專利無效渠道
關于授權后在美國專利商標局挑戰專利有效性的程序，美國舊專利法主要有兩個：單方再審(Ex Parte Reexamination)程序和雙方再審程序。而最近一次美國專利法修改，取消了雙方再審程序，設立了授權后重審程序和雙方重審程序。
“PGR和以前的雙方再審程序有很大區別，為挑戰專利有效性提供了一個全新的武器。”陳維國介紹，根據舊專利法的雙方再審程序，當事人只能根據專利或印刷出版物，來質疑專利的新穎性和非顯而易見性；新專利法的PGR程序，則不限于專利或印刷出版物，而是允許基于任何現有技術(包括在先公開銷售、使用等)挑戰專利的新穎性和非顯而易見性。此外，PGR還允許根據任何無效依據對一項專利的有效性提出挑戰，例如，實用性、客體是否可被專利保護、可實施性等。
事實上，PGR不但擴大了無效依據的范圍，還降低了啟動復審程序的門檻。美國歐夏梁知識產權律師事務所合伙人約翰·歐夏(John Osha)介紹，根據舊專利法，必須對發明的專利性提出實質新問題，專利局才會啟動雙方再審程序。而新專利法的PGR程序，只要求申請能夠證明至少有一個權利要求很有可能不具有專利性即可啟動。
“不過， IPR程序和以前的雙方再審程序相比，提高了啟動門檻。”美國歐夏梁知識產權律師事務所合伙人杰弗瑞·布戈曼(Jeff Bergman)告訴中國知識產權報記者，雙方再審程序的啟動要求是，申請必須對發明的專利性提出實質新問題，而 IPR程序則要求申請至少會對一項權利要求的專利性的質疑，具有合理的勝訴可能性。
需要提醒中國企業的是，提出PGR程序和IPR程序的時間要求是不同的。PGR申請必須在美國專利商標局授予專利權后9個月內提出，IPR申請則只能在專利授權9個月后或者先前的PGR程序結束后，才能提出。
“提高IPR的門檻，也是為了鼓勵盡量使用PGR程序，盡早對專利提出質疑，進一步對在美國專利商標局無效專利提供便利。這有助于保證專利質量，防止專利權濫用。”陳維國表示。
“以前，在美國挑戰專利的有效性主要是在法院，費用比較高，時間也比較長。由于專利無效的途徑比較少，不只是中國企業，就連美國本土企業也不愿提請專利無效，而是等到最終在法院的訴訟中解決問題——盡管之前在美國專利商標局也可以提無效，但是使用的很少，因為在提無效理由時，應該可以提的、應該可以想到的無效理由必須在提交時一次性提出，如果沒有一次性提出，到法院的相關程序后就不能再提了。”梁子樵告訴中國知識產權報記者，此次專利法修改之后，PGR程序和IPR程序都由美國專利商標局的專利審判和上訴委員會負責，費用總體上會比在法院走訴訟程序便宜，程序也比較簡單，因此，在美國提專利無效成本會相對減少，也便捷很多，這對于一直苦于美國高昂專利訴訟費用的中國企業來說，是個利好因素。(知識產權報 記者 裴宏 吳艷)
12-07-13
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